Hof van Beroep te Gent, 29 juni 2009
Hof van beroep
te Gent
7e Kamer
________
Terechtzitting
van
29-06 2009
Nr. 2006/AR/2106
————————
Wet Handelspraktijken
in de zaak van :
1. ERA FRANCHISE SYSTEMS INC., Delaware Corporation, vennootschap naar Amerikaans recht, met zetel te 6 Sylvan Way, Parsippany – New Jersey 07054, Verenigde Staten van Amerika, woonstkeuze doende ten kantore van haar raadsman mr. Pieter Buntinx, hierna vernoemd,
2. N.V. ERA BELGIUM, met zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 68-2 en met ondernemingsnummer 0454.106.983,
3. N.V. DE ARK, handel drijvende onder de benaming ERA DE ARK, met zetel te 8700 Tielt, Kortrijksestraat 118 en met ondernemingsnummer 0453.621.092,
appellanten, hebbende als raadsman mr. Pieter Buntinx, advocaat met kantoor te 2018 Antwerpen, Grote Hondstraat 44,
tegen
B.V.B.A. ERANNE, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Kortrijkstraat 132 en met ondernemingsnummer 0479.692.021,
geïntimeerde, hebbende als raadsman mr. Rudy De Waele, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 206,
velt het Hof volgend arrest :
I . Bestreden beslissing – Rechtspleging in hoger beroep
1.
Bestreden beslissing:
het vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk (05/3967/A) van 26 juni 2006, waarbij de voorzitter zitting nam zoals in kort geding.
Het tussenvonnis van dezelfde rechtbank van 24 april 2006 wordt niet aangevochten.
2.
Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 11 augustus 2006. Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd.
Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.
De procedure gebeurde op tegenspraak.
II. Overblijvende betwisting – Feiten – Procedure in eerste aanleg
3.
De overblijvende betwisting betreft de vraag of de bvba Eranne de merkenrechten van Era Franchise Systems Inc., die door de nv Era Belgium en de nv De Ark mogen gebruikt worden schendt door het gebruik van het teken Eranne als vennootschapsnaam, handelsbenaming en in de contacten met klanten.
4.
De eerste rechter zette de feiten correct uiteen in het niet bestreden tussenvonnis en in het eindvonnis. Het Hof verwijst daarnaar.
Voor een vlotte lezing van wat volgt, wordt enkel herhaald dat Era Franchise Systems twee beeldmerken en 1 woordmerk registreerde:
1) op 24 juli 1991 een Benelux beeldmerk met nummer 506289 (stuk 1 van het dossier van appellanten) voor klasse 36 (makelaarsdiensten voor onroerende goederen). Het woord “Era” staat op een witte achtergrond in een zwarte cirkel. Onder het woord is een zwarte cirkel en erboven is een geknikte streep, die een dak suggereert of kan suggereren.
2) op 28 februari 1997 een Benelux beeldmerk onder het nummer 607767 voor de klassen 16 (papier en dergelijke) en 36 (makelaarsdiensten voor onroerende goederen) (stuk 3 van het dossier van appellanten). Het gaat om een beeldmerk met de blauwe letters “ERA”, op een witte achtergrond en met een rood huis erboven.
3) op 15 mei 1997 het Europees gemeenschapsmerk “ERA” met nummer 000538421 voor de klasse 36 (makelaarsdiensten voor onroerende goederen) (stuk 16 van het dossier van appellanten). Het gaat om een woordmerk.
Het is niet betwist dat Era Belgium en De Ark deze merken mogen gebruiken.
Op 25 november 2005 heeft Era Belgium een woordmerk “Era” ingeschreven bij het Benelux merkenbureau onder het nummer 0782166 voor de klassen 16 en 36 (stuk 14 van het dossier van appellanten).
De Ark mag ook dit laatste merk gebruiken.
5.
De eerste rechter oordeelde dat er geen verwarring was tussen het teken “Eranne” en het woord- en beeldmerk “Era” en wees bijgevolg de vordering af .
III. Grieven – Voorwerp van het hoger beroep
6.
Era Franchise Systems, Era Belgium en De Ark werpen in essentie als grief op dat er wel verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevochten teken en hun woord- en beeldmerk. De eerste rechter vergiste zich in feite en in rechte.
Zij vorderen
1) de vaststelling van een merkinbreuk,
2) het opleggen van een verbod van gebruik van de tekens “Eranne” en “Immo Eranne” of van enig ander teken of combinatie van tekens waarin de letters “Era” zijn opgenomen,
3) het verplichten tot naamswijziging op grond van artikel 65 Wb. Venn. en
4) het verlenen van het recht om het tussengekomen vonnis te publiceren.
7.
De bvba Eranne vraagt het hoger beroep ontoelaatbaar, minstens ongegrond te verklaren en het bestreden vonnis te bevestigen.
IV. Beoordeling
De toelaatbaarheid van het hoger beroep
8.
Eranne werkt deze exceptie niet uit in haar overwegingen. Het gaat dus om niet meer dan een stijlformule uit het dispositief van haar syntheseconclusie.
Ambtshalve zijn geen middelen van niet toelaatbaarheid op te werpen.
De exceptie wordt verworpen. Het hoger beroep is toelaatbaar.
Eranne maakt een inbreuk op het woordmerk van Era
9.
Toepasselijk recht
Artikel 2.20. van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom van 25 februari 2005 (hierna “BVIE”) bepaalt het volgende:
“Beschermingsomvang.
1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden :
a. wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven;.
b. wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk;
…
d. wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
2. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder gebruik van een merk of een overeenstemmend teken met name verstaan:
a. het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b. het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken;
c. het in- en uitvoeren van waren onder het teken;
d. het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame.”.
Artikel 9.1 a) en b) van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (Pb. L 011 van 14/01/1994) (hierna EMVO) bevat nagenoeg dezelfde bepaling.
10.
Het Hof oordeelt dat er voldoende verschillen zijn tussen het merk “Era” en de tekens “Immo Eranne” en “Eranne” om niet onder het toepassingsgebied van littera a) maar wel van b) te vallen.
Enkele beginselen van het merkenrecht (artikel 2.20.1.b) BVIE en artikel 9.1.b) EMVO)
11.
De eerste vraag die rijst, is of de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument het merk “Era” en de tekens “Immo Eranne” en “Eranne” verwart.
De tweede vraag is of de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument door het gebruik van “Eranne” en “Immo Eranne” van oordeel is dat de diensten afkomstig zijn van Era en niet van de bvba Eranne. Met andere woorden is het de vraag of de herkomstfunctie van het merk “Era” in het gedrang is gebracht en er dus verwarring is (H.v.J., Canon Kabushiki Kaisha contre Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C-39/97, 29 september 1998, http://curia.europa.eu; H.v.J., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, 22 juni 1999, http://curia.europa.eu; Benelux Gerechtshof, A 98/3, Brouwerij Haacht/Grandes Sources belges, 2 oktober 2000; Benelux Gerechtshof, A 98/5, Marca Mode/Adidas, 7 juni 2002; Brussel, American Standard/Ideal Standard, 29 juin 2000).
Het bestaan van verwarringsgevaar in de geest van het publiek moet globaal beoordeeld worden, rekening houdend met de pertinente elementen van de zaak (H.v.J., C-171/06 P, 15 maart 2007, T.I.M.E Art / Deviniec Developpement Innovation Leclerc SA / BHIM, randnummer 33, http://curia.europa.eu; I.R. D.I. 2007, afl. 3, 282; H.v.J., C 342/97, 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, http://curia.europa.eu, nr. 18; H.v.J., C 251/95, 11 november 1997, Puma / Sabel, www.europa.eu.int/, nr. 22).
Het verwarringsgevaar moet naar de visuele, auditieve en conceptuele gelijkenissen tussen merk en teken beoordeeld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de onderscheidende en dominante elementen (H.v.J., C-171/06 P, 15 maart 2007, T.I.M.E Art / Deviniec Developpement Innovation Leclerc SA / BHIM, randnummer 34, http://curia.europa.eu; I.R. D.I. 2007, afl. 3, 282).
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar hangt af van met name de volgende factoren: de bekendheid, de reputatie van het merk, de overeenstemming tussen het teken en het merk en de mate van soortgelijkheid tussen de diensten (of waren) (Considerans 10 van de reeds genoemde Merkenrichtlijn; H.v.J., C 251/95, 11 november 1997, Puma / Sabel, www.europa.eu.int/; r.o. nr. 22; H..v.J., Canon, 29 september 1998, C-39/97, r.o. nr. 17; H.v.J., nr. C 342/97, 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, http://curia.europa.eu, r.o. nr. 19).
Het gewicht dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar aan de visuele, fonetische en begripsmatige elementen van het merk en het teken wordt toegekend kan variëren naargelang van de objectieve omstandigheden waarin het merk op de markt kan worden gebruikt. Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie van diensten waarover het gaat.
Toepassing op deze zaak
12.
Er is geen betwisting dat partijen dezelfde dienst aanbieden, namelijk het makelaarschap voor onroerende goederen.
13.
De overeenstemming tussen het merk en de tekens is verregaand.
Zowel auditief als visueel is bij een globale beoordeling de gelijkenis zeer groot.
In tegenstelling tot de eerste rechter is het Hof van oordeel dat de beoordeling op vlak van klank en geluid niet ondergeschikt is aan deze op visueel vlak.
Door de doffe uitspraak van “nne” gaat het auditieve onderscheid tussen “Eranne” en “Era” voor een belangrijk deel verloren.
Het risico is zelfs reëel dat aan de telefoon het onderscheid tussen de woorden helemaal verloren gaat en enkel het eerste gedeelte van het woord “Eranne” gehoord wordt of in het geheugen van de toehoorder blijft hangen. De telefoon blijft vooralsnog een belangrijk werkinstrument voor een vastgoedmakelaar. Het begin van het teken heeft hoe dan ook het meeste impact.
Visueel moet uitgegaan worden van het teken en het woordmerk. Bij dit laatste zijn het huisje en de kleuren niet mee gedeponeerd. Bij de globale vergelijking op visueel vlak van “Era” en “Eranne” is het begin van woord en teken identiek. De toevoeging van de laatste drie letters sluit een associatie niet uit.
Het risico is reëel en zelfs groot dat de betrokken consument, die wel het onderscheid kan maken tussen “Era” en “Eranne”, “Eranne” toch nog associeert met “Era” en in de verkeerde mening verkeert dat het om economisch verbonden ondernemingen gaat.
De bvba Eranne betwist niet dat de meubelen voor haar nieuw kantoor bij Era De Ark geleverd werden. Het is ook niet betwist dat post en pakjes verkeerd terecht komen. De verwarring is derhalve concreet.
De argumentatie van de bvba “Eranne” dat het om niet meer gaat dan de samenvoeging van bestanddelen van de beide voornamen van de zaakvoerders van “Eranne” is niet relevant bij de beoordeling in rechte. Ook in feite is het argument niet relevant, nu deze partij ook voor een combinatie kon kiezen, die minder associatie oproept met “Era”, zoals “Erwanne” of “Anner” of zelfs “Erane” (daargelaten de vraag of deze tekens al dan niet een inbreuk zouden maken op de merken van appellanten).
Het feit dat “Era” als een sterk merk beschouwd kan worden, versterkt enkel het voorgaande en vergroot enkel het verwarringsgevaar.
14.
De inbreuk op de woordmerken is bewezen. Het bestreden vonnis wordt hervormd.
15.
Een inbreuk op de beide beeldmerken is eveneens bewezen, voor zover het om het woordbestanddeel “Era” gaat. Het Hof is van oordeel dat het beeldmerk van appellanten niet geschonden is door het gebruik dat de bvba Eranne maakt van de term “Immo” in witte uitgeholde letters op een witte achtergrond en binnen de rode lijnen van een huisje, zoals onder meer voorgelegd in stuk 6 van het dossier van appellanten. Deze vormgeving creëert op zich geen verwarringsgevaar.
De inbreuk op artikel 2.20.1.d) BVIE
16.
De bvba Eranne gebruikt het teken “Eranne” ook in haar logo en in haar publiciteit. Het betwiste teken moet niet identiek zijn aan het merk om onder het toepassingsgebied van artikel 2.20.1.d) BVIE te vallen.
Dit gebruik doet afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de woord- en beeldmerken “Era” enerzijds en geeft anderzijds een ongerechtvaardigd voordeel aan de bvba Eranne, die door de verwarring kan teren op de inspanningen en de reputatie van de appellanten.
De bvba Eranne geeft geen geldige reden voor dit gebruik.
Het bestreden vonnis wordt ook op dit punt hervormd
De handelsnaam
17.
Artikel 8 van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te ‘s-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967 (B.S., 29 januari 1975) bepaalt dat de handelsnaam in alle landen der Unie zonder verplichting van depot of inschrijving, zal beschermd worden, onverschillig of hij al dan niet deel uitmaakt van een fabrieks- of handelsmerk.
Het eerdere gebruik is de basis voor dit exclusief recht.
De bvba Eranne betwist niet dat Era Belgium en Era De Ark eerdere gebruikers waren van de naam of het bestanddeel “Era” en dat zij later gekomen zijn met de naam “Eranne” en “Immo Eranne”.
Hiervoor werd geoordeeld dat er verwarringsgevaar is tussen het merk “Era” en het teken “Eranne”. Dit verwarringsgevaar is hetzelfde voor zover het om handelsbenamingen gaat. Het verwarringsgevaar wordt nog vergroot nu Era De Ark en de bvba Eranne in dezelfde straat en op slechts enkele panden van elkaar in dezelfde gemeente gevestigd zijn. Era Belgium is actief op het hele grondgebied van het land, zodat ook voor haar het verwarringsgevaar bestaat.
De verwarring tussen de handelsbenamingen schendt de artikelen 94/3 en 94/5 wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd, (hierna WHPC).
In de mate de bvba Eranne het teken “Eranne” ook gebruikt in reclame is er ook een inbreuk op artikel 94/2, 8° WHPC.
De toevoeging van het woord “Immo” verleent geen eigen karakter en onderscheidend vermogen aan de benaming “Eranne”. Het beschrijft enkel een dienstverlening. Om dezelfde reden moet het gebruik van de term op zich ook niet verboden worden.
De vennootschapsnaam
18.
Op grond van artikel 65, tweede lid Wb. Venn. oordeelt het Hof dat de bvba Eranne haar vennootschapsnaam moet wijzigen. Er is om dezelfde redenen als hiervoor aangegeven ook met betrekking tot de naam van de bvba Eranne verwarring mogelijk met de nv Era Belgium;
De domeinnaam Immo-Eranne
19.
Het Hof is van oordeel dat het verwarringsgevaar anders beoordeeld moet worden bij internettoepassingen dan in de communicatie met het publiek, via papier en telefoon.
Een consument heeft een andere, meer gerichte aandacht bij het surfen op internet dan het geval is in andere vormen van bestaande communicatie. Ofwel kent de consument het bedrijf en tikt hij de domeinnaam daarvan in, ofwel kent hij of zij die niet en maakt hij of zij gebruik van een zoekmachine. Hoe dan ook is het bij het intikken van “era” zeer weinig waarschijnlijk dat een geïnteresseerde bij “eranne” uitkomt en omgekeerd. Dit is te weinig waarschijnlijk om verwarring te kunnen creëren. In geval een zoekmachine gebruikt wordt, krijgt de potentiële klant steeds verschillende mogelijkheden, met verschillende kenmerken. Het aanklikken van een site gebeurt dan volledig arbitrair en in dat geval zijn de regels van de zoekmachine met betrekking tot welke site eerst geplaatst wordt bepalend. Ofwel gebeurt het aanklikken gericht en ziet en weet de consument dat er verschillen zijn.
Bij het aanklikken van www.era.be en www.erabelgium.be blijkt voldoende dat het niet om de site van www.immo-eranne.be gaat en omgekeerd.
Verwarring op grond van de domeinnaam is in de voorliggende zaak niet bewezen en de vordering wordt om die reden afgewezen. De inbreuk op de merkenrechten, de handelsbenaming, de vennootschapsnaam en artikel 94/3 WHPC is niet bewezen. Ook een schending van de wet van 23 juni 2003 betreffende de wederrechtelijke registratie van domeinnamen is niet bewezen.
Bevolen maatregel
20.
Op grond van het voorgaande wordt de bvba Eranne verbod opgelegd om in haar vennootschapsnaam, handelsbenaming, en in elke publiciteit andere dan in haar domeinnaam gebruik te maken van het teken Eranne.
Het verzoek om ook het gebruik van “Immo” te verbieden wordt ongegrond verklaard (zie randnummer 19).
Ook het verzoek om het gebruik van de letters “ERA” in welke combinatie ook te gebruiken is ongegrond omdat dit veel te ruim geformuleerd is.
De termijn van 48 uur na de betekening van dit arrest voor het opleggen van een dwangsom om het verbod van gebruik in de vennootschapsbenaming kracht bij te zetten wordt afgewezen. Een termijn van twee maanden wordt opgelegd.
Een publicatie in twee nationale dagbladen kan niet bijdragen tot een passend rechtsherstel, zodat ook dit onderdeel van de vordering afgewezen wordt.
Overige middelen en argumenten van partijen
21.
De overige middelen en argumenten van partijen kunnen niet tot een ander oordeel leiden, net zo min als tot een andere vorm van rechtsbescherming. Om die reden gaat het Hof er hier niet verder op in.
Kosten
22.
Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. wordt geïntimeerde tot betaling van de kosten van beide aanleggen veroordeeld.
De basisvergoeding voor de hoofdvordering bedraagt euro 1.200,00.
V. Beslissing
Het hoger principaal en incidenteel beroep zijn toelaatbaar,
Het Hof:
– hervormt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering toelaatbaar verklaarde, de vordering op grond van een schending van de domeinnaam ongegrond verklaarde en de kosten bepaalde;
– zegt voor recht dat de vennootschapsnaam “bvba Eranne”, de handelsbenaming of een gedeelte ervan waarin het teken “Eranne” voorkomt en het teken “Eranne” een inbreuk maken op de woord- en beeldmerken van appellanten, zoals hiervoor omschreven;
– zegt voor recht dat dit een inbreuk uitmaakt op de artikelen 94/3 en 94/5 wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals achteraf gewijzigd, en op artikel 92/2,8° van deze wet in geval van gebruik in reclame;
– verbiedt het gebruik van het teken “Eranne”;
– beveelt de bvba Eranne haar vennootschapsnaam te wijzingen onder verbeurte van een dwangsom van euro 1.000 per dag na afloop van een termijn van twee maanden na de betekening van dit arrest en met een maximum van euro 50.000,00;
– verwerpt de vorderingen voor het overige;
– veroordeelt geïntimeerde tot betaling van de kosten, bepaald als volgt:
appellante:
eerste aanleg:
dagvaarding: euro 205,60
rechtsplegingvergoeding: euro 121,46
bijkomende rechtsplegingvergoeding: euro 60,73
hoger beroep:
rolrecht: euro 186,00
rechtsplegingvergoeding
hoofdvordering: euro 1.200,00
Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit
Pieter Vanherpe, raadsheer, waarnemend voorzitter,
Geneviève Vanderstichele, raadsheer,
Geert De la Ruelle, raadsheer,
bijgestaan door Achiel Ferdinande, griffier en uitgesproken door de wn. voorzitter in openbare terechtzitting op negenentwintig juni tweeduizend en negen.
