In de zaak van :
N.V. NEON ELITE ,
met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 64 en met ondernemingsnummer 0445.510.409,
tegen
B.V.B.A. NEW NEON,
met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Brugsesteenweg 87 en met ondernemingsnummer 0867.611.055,
velt het Hof volgend arrest :
De partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting en het hof heeft kennis genomen van hun stukken en besluiten.
*
Het hoger beroep met verzoekschrift neergelegd op 6 april 2007 tegen het vonnis d.d. 23 november 2006 gewezen door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge, zetelend zoals in kortgeding, is tijdig en regelmatig naar de vorm.
Het is ontvankelijk.
Het incidenteel beroep is eveneens ontvankelijk.
ANTECEDENTEN
I.
A.
Met dagvaarding van 9 juni 2006 vordert de NV NEON ELITE ten laste van de BVBA NEW NEON
”
– de staking te horen bevelen van het gebruik van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam “New Neon Pittem” en handels- en vennootschapsnaam “New Neon” door de BVBA New Neon, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk;
– de staking te horen bevelen van het website-adres “www.newneon.be” en hiermee verwante e-mailadressen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk. ”
Voor haar vordering stoelt de NV NEON ELITE zich in de inleidende dagvaarding op art. 23,8° en 93 van de Wet van 14 juli 1991 (WHPC).
Zij houdt voor dat er een verwarringrisico is, waarbij de namen zeer dicht bij mekaar liggen, de aard van de uitgeoefende activiteiten nagenoeg dezelfde is en de maatschappelijke zetels zeer dicht bij mekaar liggen (nl. op de Brugsesteenweg te 8740 Pittem, respectievelijk nr. 64 voor de NV NEON ELITE en nr. 87 voor de BVBA NEW NEON).
Lopende het geding voor de Voorzitter breidt de NV NEON ELITE haar vordering uit tot het gebruik van het beeldmerk “New Neon Pittem”, waarvan eveneens de staking wordt gevorderd onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per inbreuk.
B.
Voor de Voorzitter vordert de BVBA NEW NEON de afwijzing van de vordering als ongegrond.
De Voorzitter vat het verweer van de BVBA NEW NEON op correcte wijze beknopt samen
” 1. dat eiseres [de NV NEON ELITE] afstand heeft gedaan, zoniet misbruik maakt van haar vorderingsrecht door gedurende bijna tien jaar passief te blijven;
2. dat zij [de BVBA NEW NEON] haar handelsbenaming als beeldmerk heeft laten deponeren, zodat eiseres zich niet tegen het gebruik hiervan kan verzetten;
3. dat er tussen de handelsbenamingen van partijen, die essentieel van elkaar verschillen, géén mogelijkheid van verwarring bestaat. ”
II.
De Voorzitter verklaart de vordering van de NV NEON ELITE ontvankelijk en in bepaalde mate gegrond.
Hij beveelt “de staking van elk gebruik door verweerster [de BVBA NEW NEON] van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam “NEW NEON PITTEM”, zulks onder verbeurte van een dwangsom, overeenkomstig de artikelen 1385bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf twee maanden na de betekening van dit vonnis “.
Hij verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, overeenkomstig art. 100 van de handelspraktijkenwet.
III.
A.
De NV NEON ELITE, de appellante, vordert de vernietiging van het bestreden vonnis en
” de staking te bevelen van het gebruik van de verwarringstichtende en met de eerlijke handelsgebruiken strijdige handelsnaam ‘New Neon Pittem’ en de handelsnaam ‘New Neon’ door de BVBA NEW NEON, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest; dit impliceert onder andere:
– de staking te bevelen van het gebruik van de domeinnaam en website ‘www.newneon.be’ en hiermee verwante emailadressen, dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest;
– de staking te bevelen van het gebruik van het beeldmerk “New Neon Pittem” en “New Neon”, dit onder verbeurte van een dwangsom van 2.500,00 EUR per vastgestelde inbreuk, verschuldigd vanaf twee maanden na de betekening van het tussen te komen arrest. ”
B.
De geïntimeerde vraagt de afwijzing van het hoger beroep als ongegrond.
Voorts formuleert zij een incidenteel beroep tot de afwijzing van de volledige oorspronkelijke vordering van de appellante.
Ook vordert zij dat het hof, in zoverre het van oordeel zou zijn dat er redenen zijn om haar een dwangsom op te leggen, minstens zou bepalen dat deze pas kan worden verbeurd na de onderhavige procedure in hoger beroep en slechts zes maanden na het tussen te komen arrest en verder dat zou bepaald worden dat deze enkel zou gelden voor reclame die vanaf zes maanden na de betekening van het arrest zou worden verspreid.
BEOORDELING
I.
A.
De Voorzitter heeft het verweer van de geïntimeerde, in zoverre zij inriep dat er door langdurige gedoogzaamheid sprake was van afstand van recht dan wel misbruik van recht, afgewezen onder de navolgende motivering:
” Verweerster [alhier de geïntimeerde] kan zich niet beroepen op de gedoogzaamheid, waarvan haar zaakvoerder, die handel dreef in eigen naam, jarenlang heeft genoten. De kleinschaligheid van diens activiteit kan hierin een rol hebben gespeeld, alsook het feit dat betrokkene voorheen aandeelhouder en werknemer was van eiseres [alhier de appellante].
Nadat verweerster werd opgericht bij notariële akte van 28 september 2004, heeft eiseres na ingebrekestelling op 10 februari 2006 reeds bij dagvaarding van 9 juni 2006 onderhavige procedure ingeleid. Uit het louter stilzwijgen van eiseres gedurende anderhalf jaar kan géén afstand van recht worden afgeleid (cf. Voorzitter Kh. Kortrijk, 6 november 1995, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, 1995, 431, door verweerster eveneens geciteerd om het tegendeel te bewijzen).
Indien de bezwaren van eiseres gegrond worden bevonden, beschikt zij over géén minder schadelijk en even efficiënt middel om tegen het gebruik van een verwarringstichtende handels- of vennootschapsnaam op te treden. In de gegeven omstandigheden kan eiseres niet van rechtsmisbruik worden beticht.”
Het hof acht voormelde motivering alhier uitdrukkelijk als herhaald.
B.
Bijkomend kan ook vastgesteld worden dat de heer L. V. die aanvankelijk een activiteit uitoefende onder het uithangbord ‘New Neon’, deze activiteit uitoefende met als zetel te Pittem aan de Posterijlaan 29 en niet in de directe omgeving van de zetel van de appellante aan de Brugsesteenweg 64 te Pittem.
Pas met de oprichting van de BVBA NEW NEON op 28 september 2004 is de zetel van de kwestieuze handelsactiviteit aan de Brugsesteenweg 87 te Pittem terechtgekomen.
Ook dit feitelijk gegeven is een overweging om hoegenaamd niet te besluiten tot enige afstand van recht in hoofde van de appellante.
In alle geval kan slechts in uiterst duidelijke omstandigheden die voor geen andere redelijke uitleg vatbaar zijn, besloten worden tot afstand van recht.
Die duidelijke omstandigheden zijn er niet.
C.
De geïntimeerde beroept zich grotelijks op dezelfde feitelijke omstandigheden en argumenten voor haar verweer op grond van afstand van recht als voor haar verweer op grond van rechtsmisbruik.
Waar geen afstand van recht is vastgesteld én uiteindelijk – zoals in casu, minstens gedeeltelijk – er een terechte vordering door de appellante is ingesteld, kan niet ingezien worden hoe de appellante haar belangen op een voor de geïntimeerde minder schadelijke wijze zou hebben kunnen waarnemen.
Er is geen rechtsmisbruik.
II.
A.
De Voorzitter overweegt verder:
” Nadat verweerster in gebreke werd gesteld, heeft zij op 23 februari 2006 inderhaast het beeldmerk “Pittem New Neon” laten deponeren, hetgeen voor het woordmerk werd geweigerd. Afgezien van de eventuele kwade trouw in hoofde van verweerster, die tot doorhaling van de inschrijving kan leiden, mag eiseres zich als houder van een oudere handelsnaam ingevolge artikel 13.A.B Benelux-Merkenwet tegen het gebruik van het beeldmerk verzetten. ”
Ook deze overweging acht het hof alhier uitdrukkelijk als hernomen.
B.
Het hof voegt hieraan toe wat volgt.
“De bescherming die aan de handelsnaam op basis van het eerste gebruik wordt verleend is niet beperkt tegen het verwarringstichtend gebruik door andere handelsnamen, maar wordt ook verleend tegen het gebruik van verwarringstichtende merken.” (zie J.Stuyck, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XII Handels- en Economisch recht, Deel 2, Mededingingsrecht, A.Handelspraktijken, nr. 210, blz. 172).
Het is bijgevolg niet omdat een beeldmerk is aanvaard door het Benelux Merkenbureau, dat de appellante er zich niet zou kunnen tegen verzetten op grond van de handelspraktijkenwet wegens verwarringstichtend tegenover de eigen handelsnaam.
De geïntimeerde heeft het dan ook ten onrechte over een “merkenrechtelijke bescherming” die zij zou genieten in haar verweer tegen de vorderingen vanwege de appellante op grond van de Wet van 14 juli 1991.
III.
A.
Waar de Voorzitter de problematiek ten gronde van de verwarring bespreekt, volgt het hof volkomen de hierna volgende overwegingen:
” Eiseres erkent in besluiten dat het gevraagde stakingsbevel niet kan slaan op het gebruik van de term “neon”. Nazicht van de voorliggende stukken toont inderdaad aan dat het gebruik van de termijn “neon” algemeen verbreid is onder fabrikanten en installateurs van lichtreclames (bvb. Euro Neon, Neon Royal).
Dienvolgens zijn Wij van oordeel dat er een voldoende onderscheid (moet gelezen worden als: onderscheidend) vermogen bestaat tussen de door partijen gehanteerde vennootschaps- en domeinnamen “Neon Elite” en “New Neon”, weshalve desbetreffende onderdelen van de vordering als ongegrond dienen afgewezen. De helft van het woordbeeld verschilt immers, wijl in het ene geval een suffix van Franse herkomst, in het andere geval een Engelstalig prefix wordt toegevoegd aan de gebanaliseerde term “neon”.
Het gebruik van de handelsnaam “New Neon Pittem” door verweerster tegenover de onbetwistbaar oudere handelsnaam “Neon Elite Pittem” leidt tot een andere beoordeling, rekening houdend met de vaststelling dat beide vennootschappen een zelfde activiteit ontplooien, een zelfde uitvalsbasis hebben en zich minstens deels tot een zelfde cliënteel richten. Niet alleen is 2/3 van het woordbeeld gelijk, wat een markante fonetische overeenkomst oplevert, maar tevens wordt door gebruik van de term “New” bij de afnemer met gemiddelde aandacht en zonder kennis van de sector de onterechte indruk gewekt, dat verweerster de opvolgster is van eiseres.
Alleen de mogelijkheid dat verwarring kan ontstaan, volstaat om bij toepassing van de artikelen 23,8° en 94 Handelspraktijkenwet een stakingsbevel uit te lokken. ”
B.
a.
Waar de Voorzitter overweegt dat “New” bij de afnemer de indruk kan wekken dat de geïntimeerde de opvolgster is van de appellante, moet dit gelezen worden binnen de hypothese dat de geïntimeerde verder de handelsnaam “New Neon Pittem” zou gebruiken. Immers in dit geval zijn er – zoals de Voorzitter terecht aanstipt – twee woorden die identiek zijn in het gebruik door de appellante en de geïntimeerde, nl. “Neon” en “Pittem”.
Daarom heeft de Voorzitter terecht begrepen en opgelegd dat “Pittem” zou verdwijnen bij de geïntimeerde, waar het samen gebruikt wordt met “New Neon”.
b.
Ten onrechte wenst de appellante echter dat ook het gebruik van “New” in combinatie met “Neon” aan de geïntimeerde zou verboden worden.
Zoals er in de wereld van de lichtreclame “Neon Royal ” en “Euro Neon” geen aanleiding kunnen zijn voor verwarring bij de normale afnemer met gemiddelde aandacht, zal er ook geen verwarring zijn tussen enerzijds “Neon Elite” of “Neon Elite Pittem” en anderzijds “New Neon”.
Er zij evenwel herhaald dat “New Neon” geen “Pittem” als prefix of suffix mag hebben waarbij er tussen “Pittem” en “New Neon” geen andere woorden zouden worden ingelast.
C.
a.
Zowel het hoofdberoep als het incidenteel beroep zijn ongegrond.
Het bestreden vonnis wordt dan ook bevestigd.
b.
Hierboven (II.B.) is aangestipt dat de appellante zich ook tegen een beeldmerk kan verzetten op grond van de WHPC wegens verwarringsgevaar, zelfs wanneer het op regelmatige wijze is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.
Desbetreffend zij er – om elke onduidelijkheid te vermijden – op gewezen dat de Voorzitter aan de geïntimeerde elk gebruik van “NEW NEON PITTEM” heeft verboden.
IV.
Slechts het opleggen van een dwangsom zal een voldoende afschrikking betekenen voor de geïntimeerde.
Een termijn van twee maanden na de betekening van het onderhavige arrest maakt een voldoende lange termijn uit voor de geïntimeerde om zich aan te passen.
Het verloop van de procedure heeft in alle redelijkheid ook de geïntimeerde de tijd gegeven om zich aan te passen.
Er zij voor alle duidelijkheid onderstreept dat elk gebruik van “New Neon Pittem” ook als beeldmerk, wordt verboden in hoofde van de geïntimeerde.
V.
De gerechtskosten
Uit wat voorafgaat volgt dat zowel de appellante in haar hoofdberoep als de geïntimeerde in haar incidenteel beroep als de in het ongelijk gestelde partij moeten worden aangezien.
Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger.W. worden de wederzijdse rechtsplegingvergoedingen verbonden aan de onderhavige beroepsprocedure gecompenseerd en wordt voor recht gezegd dat de appellante definitief het rolrecht van de beroepsakte dient te dragen.
OP DEZE GRONDEN,
HET HOF,
Recht doende op tegenspraak;
Bevestigt dat toepassing is gemaakt van artikel 24 van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;
Verklaart het hoofdberoep ontvankelijk en gegrond in de zin en mate die volgen;
Verklaart het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond;
Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat de dwangsom van 2.500,00 EUR die is opgelegd door de Voorzitter, verbeurd wordt per vastgestelde inbreuk vanaf twee maanden na de betekening van onderhavig arrest, met een maximum van 100.000,00 EUR.
Veroordeelt de appellante tot het rolrecht van de beroepsakte en zegt verder voor recht dat de wederzijdse rechtsplegingsvergoedingen verbonden aan onderhavige beroepsprocedure, gecompenseerd worden.
Onverminderd de toepassing van art. 1024 Ger.W.
Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit
Pieter Vanherpe, raadsheer, waarnemend voorzitter,
Geneviève Vanderstichele, raadsheer,
Geert De la Ruelle, raadsheer,
bijgestaan door Achiel Ferdinande, griffier en uitgesproken door de wn. voorzitter in openbare terechtzitting op vijftien december tweeduizend en acht.
